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Revoluções e Patentes

Grandes revoluções podem ser edificadas com uma boa tese, argumentação profunda, e muita insistência. Nesses exatos moldes, no dia 28 de abril de 2010, o Superior Tribunal de Justiça (doravante STJ) fixou dois entendimentos fulcrais ao desenvolvimento industrial brasileiro, no tocante à possibilidade de se dilatar vigências patentárias, contrariando muitos interesses contrastantes.

Pedro Marcos Nunes Barbosa  Mestrando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-RIO, Coordenador e professor da Pós-Graduação em Propriedade Intelectual da PUC-RIO. Professor de
Direito Civil e Propriedade Intelectual na Graduação da PUC-RIO.

Grandes revoluções podem ser edificadas com uma boa tese, argumentação profunda, e muita insistência. Nesses exatos moldes, no dia 28 de abril de 2010, o Superior Tribunal de Justiça (doravante STJ) fixou dois entendimentos fulcrais ao desenvolvimento industrial brasileiro, no tocante à possibilidade de se dilatar vigências patentárias, contrariando muitos interesses contrastantes.
Para aqueles que lêem as decisões recentes, nada pareceria tão "sensato", esperado, previsível, e lógico. Contudo a mesma conclusão não poderia ser atingida numa análise "histórica" de tais precedentes judiciais, iniciados há apenas seis anos no âmbito do STJ.

STJ e Trips
Em 2004, o então Ministro Fernando Gonçalves suscitou a plena possibilidade da prorrogação de vigência de patentes depositadas na égide da Lei antiga, posto que "não manifestando o Estado brasileiro, em momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do Tripsno plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo"*1.
No ano seguinte, outro julgado sobre o tema da imediata aplicação do Acordo Trips para efeito de modificar o termo final dos privilégios de invenção já concedidos teve igual resultado: "O que sustenta o período de transição é a vontade do país-membro, não sendo, portanto, obrigatório postergar a data de aplicação do disposto no Acordo Trips. Esta Corte já se pronunciou nessa direção assentando que se o Brasil não manifestou, "em momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do Trips no plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo"*2.
Por sua vez, em 2006, outro julgado sobre o tópico reiterou as razões jurídicas dos dois precedentes anteriores, para concluir que: "conforme precedentes desta Corte, a norma insculpida no artigo 33 do Trips, prorroga o prazo das patentes que foram concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial. Assim, aquelas em vigor à data de 1º de janeiro de 1995 tiveram os seus prazos de validade prorrogados para até vinte (20) anos, contados da data do requerimento"*3.
Um dos fatores importantes à alteração de tal perspectiva do Poder Judiciário foi que no começo de 2006 a ABIFINA havia começado a se manifestar nos feitos judiciais em que se discutia as fatídicas prorrogações de patente, apresentando seus amici curiae recheados de argumentação técnica e jurídica, além de narrar as consequências nefastas de tais pretensões na economia e perante a indústria nacional.
Àquela época, a jurisprudência sobre Trips no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (doravante TRF2) era francamente desfavorável ao interesse público (primário) nacional, além de angariar três precedentes no STJ divergentes da correta interpretação do assunto.
Por sua vez, já em 2008, um julgado monocrático parecia sepultar a questão para consagrar jurisprudência favorável a tais pretensões de extensão de prazo: "Prorrogação para vinte anos. Jurisprudência pacífica do STJ. Nos termos de precedentes do STJ, o artigo 33 do Acordo Trips prorroga o prazo das patentes que foram concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial, para vinte anos. Recurso especial provido".*4
No entanto, desde os meados de 2006 - com extensa participação da ABIFINA nos debates - a construção pretoriana vinha se modificando no TRF-2, a mesma Corte que havia "alimentado" as conclusões primeiras do STJ sobre o assunto.
Uma profunda transformação que brotava dos juízos de primeira instância para o Tribunal Regional, e dele, consequentemente, uma enorme vicissitude que afetaria diretamente o STJ.
No mesmo caso de 2008, após a interposição de um recurso, a Ministra Relatora reconsiderou sua decisão e remeteu o caso ao colegiado da 3ª Turma do STJ.
Assim, após calorosa sustentação oral, o órgão julgador revendo entendimento então tido como intocável na própria Corte, decidiu de forma unânime que "não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concebido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito".
Tal precedente certamente seria a pedra de toque numa nova tendência do Tribunal da Cidadania, mas ainda não era a consolidação de uma nova corrente.
Já em 2009, a mesma 3ª Turma do STJ reapreciou o tema em duas oportunidades, tendo mantido a nova posição: "Nessa linha de raciocínio, se o aludido Tratado não gera obrigações e direitos às pessoas de direito privado, não podem as suas disposições serem reclamadas como fundamento para a desejada prorrogação do prazo de vigência das patentes"*5.
Se a Terceira Turma com os três precedentes parecia já ter consolidado o entendimento, a Quarta Turma, contudo, não havia se pronunciado desde aquele julgado de 2004, além de não ter alterado - substancialmente - o colégio votante.
No ano corrente, sob a batuta do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma, este órgão julgador apreciaria o Recurso Especial 642.213/RJ, quando por deliberação colegiada afetou-se a 2ª Seção do STJ (órgão que une as duas Turmas que têm competência para julgar direito privado), tendo em vista posicionamentos antagônicos entre as Turmas que careceriam de pacificação.
Alguns meses depois, finalmente, a 2ª Seção iniciava o julgamento do Recurso da Du Pont, com direito a enfáticas sustentações orais dos patronos, além de participação ativa do representante do Ministério Público Federal que opinou contrariamente à pretensão da multinacional, uma vez que a procedência dos pedidos implicaria no "enriquecimento sem causa" da titular da patente.
Após um pedido de vista, a 2ª Seção fixou entendimento unânime segundo o qual: "É correto tutelar os detentores das patentes, é imperioso combater a pirataria, mas, acima de tudo, é preciso cumprir as leis, sem subjetivismo. No caso, nada na lei tutela o aumento pretendido, que abala expectativas empresariais, ao prorrogar algo que, pela lei, vai alcançar o domínio público"*6.
Portanto, parece ter terminado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, duas discussões fundamentais provenientes do acordo Trips: 1) a que sua aplicabilidade se deu a partir de 2000; 2) e que tal Acordo não determinou a prorrogação da vigência das patentes concedidas com base na legislação nacional anterior.
Tendo em vista que esta discussão se dirige fundamentalmente a interpretação da legislação infraconstitucional, as multinacionais que defendem a interpretação exótica - contrária - deverão encontrar sérias dificuldades para terem seus recursos admitidos ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal.
Numa perspectiva "didática", tal solução parece servir de trilha para indicar ao Poder Legislativo a necessidade de elaborar normas claras e evitar discussões judiciais que apenas atravancam a livre iniciativa.

STJ e Pipeline
A história das demandas envolvendo pleitos de prorrogação com base no instituto pipeline é deveras mais curta, mas, ainda assim, extremamente intrigante.
Em 2004 quando a questão foi submetida pela primeira vez ao Tribunal da Cidadania, por maioria apertada (3x2), a 3ª Turma decidiu que "Nos termos dos artigos 40, caput e 230, § 4.º, da Lei n.º 9.279/96, a proteção oferecida pelo ordenamento jurídico brasileiro às patentes estrangeiras vigora "pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", limitado ao período máximo de proteção concedido pela nossa legislação, que é de vinte anos, a contar da data do depósito do pedido no Brasil"*7, sob a relatoria do Ministro Castro Filho.
Contudo, os votos vencidos dos Ministros Antonio de Padua e Nancy Andrighi já entoavam para uma interpretação sistemática, e não meramente exegética, do §4º do artigo 230 da Lei 9.279/96, razão pela qual o primeiro depósito no exterior deveria servir de cômputo para o termo final de vigência patentária.
Nas instâncias inferiores, em especial no tocante ao cognominado "abandono simples" de primeiro depósito em favor de um segundo perante a European Patent Office (doravante EPO), a tendência até os recentes precedentes - de 2010 - era o de simplesmente ignorar o ato de depósito e revelação da tecnologia alhures, em favor do ulterior depósito.
Matematicamente a solução da corrente jurídica dominante - de então - era simples: "se o primeiro pedido não virou patente, e o pipeline revalida patentes e não pedidos, qual seria a razão para dar efeitos jurídicos a um ato que não se aperfeiçoou?"
Tal equação, contudo, fazia tábua rasa do artigo 4, C, 4, da Convenção União de Paris, que determina que um segundo pedido só pode ser tido como primeiro, caso o anterior não tenha surtido quaisquer efeitos jurídicos, tais como o direito de prioridade unionista.
E foi exatamente por tal direito de prioridade que o depósito realizado a posteriori foi conhecido e provido perante a EPO, que se utilizou do parâmetro do estado da técnica com a data do primeiro depósito. Se tal prioridade não fosse exercida, fatalmente tal tecnologia seria inserta em domínio público por ausência completa e irrestrita do requisito da novidade.
Assim, por cinco anos, o apertado precedente do STJ serviu para direcionar quase todos os julgados do TRF2, com exceção de poucos precedentes que, desde 2005, já destacavam: "não cabe a alegação de abandono/retirada da Patente alemã (...) tendo em vista que a Patente europeia (...) baseia-se no direito de  prioridade da Impetrante, por força daquele primeiro pedido. É de se  considerar que além do aludido exercício do direito de prioridade, a  partir do pedido de depósito da patente, terceiros ficam impedidos de  obtê-la, sendo certo que a emissão da Declaração de Abandono/Retirada de  Pedido de Patente constante dos autos ocorre somente após mais de oito  anos da data do primeiro pedido de depósito (22.09.92) e muito depois do  segundo (14.09.93)*8".
Os precedentes minoritários naquela época salientavam o problema dessa "aquisição miraculosa" e "gratuita" de quase um ano proveniente do lapso temporal entre um e último pedidos. Na prática, em termos mercadológicos, esse "quase-um-ano" significava milhões de reais, um atraso injustificado na concorrência, e uma aquisição desnecessária a maior pelo Poder Público sem qualquer licitação.
No ano em que a ABIFINA iniciou sua forte participação em tais discussões (2006), o quadro era nitidamente desfavorável ao interesse público primário, com cerca de 80% das decisões sempre concedendo as "extensões" pretendidas pelas multinacionais.
Foi com tal quadro, no sentido contrário de consolidada corrente jurídica jurisdicional, que os amici curiae passaram a defender a inconstitucionalidade do instituto pipeline*9, uma análise teleológica e sistemática do instituto com a Constituição Federal, bem como demonstrando os impactos nefastos perante a economia e indústria nacional.
Paulatinamente, com um grande trabalho do INPI conjugado com a incessante participação da ABIFINA, houve uma sensibilização do Poder Judiciário que por muito tempo fez prevalecer a letra fria da Lei, em simples exercício de subsunção jurídica.
Esse era o histórico completo do tema quando no dia 15 de dezembro de 2009 a matéria seria, então, finalmente reapreciada pela exata 3ª Turma do STJ. O trâmite celeríssimo - de apenas cinco meses - do recurso especial da Novartis (incidente sobre o medicamento Diovan) levava a crer numa repetição do raciocínio do único precedente de então.
A esperança da sociedade brasileira remanescia numa alteração substancial do quorum votante, bem como na maior maturidade para o julgamento daquela matéria que, então, contava com mais de dez anos de debates judiciais.
A revolução viria naquela tarde, às vésperas do natal, com uma retumbante unanimidade de cinco votos a zero, tendo sido destacado que: "o prazo de proteção da patente pipeline deve ser o remanescente que a patente originária tem no exterior, contado, ao revés, a partir da data do primeiro depósito do pedido de proteção patentária, o qual incidiria a partir da data do depósito no Brasil, limitado tal período, entretanto, a vinte anos. Essa exegese, na vertente de que o termo inicial de contagem do prazo remanescente é a data do primeiro depósito realizado no exterior, é a que melhor se coaduna com os princípios que regem a Propriedade Intelectual e o sistema de patentes. Vale ressaltar que tais prerrogativas, emanadas do direito de prioridade para os pedidos de patente subsequentes, persistem ainda que haja desistência ou abandono do pedido de patente anterior. Cotejando, desse modo, o art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, que, como dito alhures, deve receber interpretação restritiva, com o Trips e a Cup, depreende-se que o cálculo do prazo remanescente das patentes pipeline - o qual incidirá a partir datado depósito do pedido de revalidação no Brasil - deve levar em conta a data do depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento. Desta feita, constata-se que nem sempre a data da queda em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior, o que traz à evidência, essa falta de vinculação, o princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º bis da Cup, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade, como do ponto de vista da duração normal"*10.
Se a alteração de posicionamento da 3ª Turma parecia cristalizar verdadeira mutação de paradigma, a 4ª Turma, conhecida por endossar um viés mais conservador do direito, ainda não havia se pronunciado sobre a matéria.
Coube ao Ministro João Otávio de Noronha o Recurso Especial do INPI que discutia a patente farmacêutica do Viagra. De início, o relator suscitou que a recente evolução no posicionamento da 3ª Turma gerava a necessidade de afetação da 2ª Seção, para que a matéria fosse mais bem examinada, bem como se chegasse a um denominador comum.
Com a união das Turmas, no começo do ano iniciou-se o julgamento sobre o abandono exercido pela Pfizer em função de um depósito posterior, e suas incidências jurídicas.
O voto do relator foi na perspectiva de adesão à visão sistemática-teleológica do último precedente da 3ª Turma, tendo sido acompanhado por quase todos os ministros, resultando num largo placar de cinco votos contra apenas uma divergência: "não deixam dúvidas quanto ao entendimento de que "o prazo de proteção da patente pipeline deve ser o remanescente que a patente originária tem no exterior, contado, ao réves, a partir da data do primeiro depósito do pedido de proteção patentária, o qual incidiria a partir da data do depósito no Brasil, limitado tal período, entretanto, a vinte anos". E, arrematou, dizendo que: "Essa exegese, na vertente de que o termo inicial de contagem do prazo remanescente é a data do primeiro depósito realizado no exterior, é a que melhor se coaduna com os princípios que regem a Propriedade Intelectual e o sistema de patentes"*11.
Tal entendimento parece enveredar considerável segurança jurídica às centenas de disputas em trâmite perante os demais Tribunais, sob o tópico e outros que lhe são paralelos, tais como as discussões sobre continuation e suplementary protection certificate.
Não obstante, o fato de ter sido julgado pela 2ª Seção acaba por uniformizar o entendimento de ambas as Turmas do STJ, além de orientar adequadamente os Tribunais inferiores.

Conclusão
As discussões sobre prorrogação de vigência de patentes ainda estão longe de serem sepultadas, posto que a atuação predatória dos titulares de tecnologia é sempre renovada com estratagemas audaciosos*12.
No entanto, ambos os recentes precedentes da 2ª Seção do STJ servirão para a geração de uma maior segurança quanto às quase mil disputas judiciais*13 sobre prazos finais de privilégios de invenção.
De pouca coisa adiantou a truculência - travestida de pretensões jurídicas - das indústrias que, tal como o clássico Oliver Twist, requeriam e turbavam o mercado com o "please sir, can i have some more?"
Para além do choro de carpideira, e o dispêndio de fortunas em aventuras jurídicas que aviltam a sociedade brasileira, chegou-se a um veredito contrário à violência ideológica e favorável aos argumentos constitucionais. O STJ acabou referendando a máxima de Edward Bulwer-Lytton para quem "the pen is mightier than the sword".

*1. 4ª Turma do STJ, autuado sob o nº RESP 423.240/RJ, publicado no DJ em 15.03.2004

*2. 3ª Turma do STJ, da Relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, publicada em 07.04.2005
*3. RESP 667.075, 3ª Turma, da Relatoria do Ministro Castro Filho, DJ 12.02.2007
*4. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, RESP 960.728/RJ, Min. Nancy Andrighi, DJ 25.02.2008
*5. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, RESP 729.376/RJ, Min. Sidnei Beneti, DJ 18.12.2009, repetido no RESP 806.147, também publicado no mesmo dia
*6. Superior Tribunal de Justiça, 2ª Seção, RESP 642.213/RJ, Min. João Otavio de Noronha, Julgado em 28.04.2009
*7. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, RESP 445. 712/RJ, Min. Castro Filho, DJ 28.06.2004
*8.TRF2, Apelação em Mandado de Segurança 2001.02.01.015952-6, julgado pela 2ª  Turma Especializada, Relator Juiz Convocado Alfredo França Neto, em 16.06.2005
*9. Questão ora em debate perante o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 4234, sob a relatoria da Ministra Carmem Lúcia, cujo julgamento deve acontecer nos próximos meses
*10. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Vasco Della Giustina, RESP 1145367, Julgado em 15.12.2009
*11.STJ, 2ª Seção, Min. João Otavio de Noronha, RESP 731101, Julgado em 28.04.2010
*12. Atualmente predominam os pedidos de patentes de seleção, segundos usos, polimorfos, sempre com uma inovação mínima, mas com o pleito fixo dos vinte anos de exclusiva
*13. Somando extensão com base em TRIPS e aquelas provenientes da hermenêutica "curiosa" sobre pipelines